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商标及时授权许可取得联名可在撤三中维持商标有效性

——第2019284号“宝马”商标撤销复审决定书

王思琪

一、基本案情

申请人(原撤销申请人):欧铨荣

被申请人(原撤销被申请人):宝马股份公司

复审商标:宝马

核定使用商品:第25类 服装;鞋;帽

申请人欧铨荣于2022年09月10日以无正当理由连续三年不使用为由,向国家知识产权局商标局申请撤销复审商标在全部商品上的注册。经审查,国家知识产权局商标局作出复审商标继续有效的决定,申请人不服,向国家知识产权局商标局申请复审,请求撤销复审商标的注册。

被申请人主要提供了以下证据:1.主体资格证明材料;2.宝马汽车在全球及中国的销售情况及销售范围证明材料;3.以“宝马”为关键词进行检索的网络检索截图、4.字典相关页;5.BMW宝马商标知名度证据;6.在中国的媒体报道;7.宣传使用情况;8.参与社会公益及体育赞助活动的材料;9.被申请人授权书、商标许可协议、相关经营合同、宝马服饰网站、京东天猫网站产品销售页;10.在先裁定判决;11.宝马与彪马联名鞋款产品照片、销售发票及第三方报道;12.公证书。

经复审,国家知识产权局商标局认为,申请人提交的证据1至8均与复审商标核定使用的服装等商品不相符,证据9中形成时间均不在本案指定期间内,专卖店照片为自制材料真实性难以认定,证据10为相关商标认驰记录,不能单独作为复审商标在核定商品上的商业使用证据。

但证据9中授权许可协议、部分京东、天猫网站的产品销售页,证据11联名鞋款销售情况及证据12公证书可以证明在指定期间内,北京兴长信达科技发展有限公司等公司作为复审商标被授权人在天猫、京东等网站对复审商标在核定的服装、鞋、帽等商品上进行了销售和宣传,可以证明复审商标进行了真实、合法、有效的使用,最终复审商标的注册予以维持。

二、案件评析

本案旨在对被申请人提交的证据能否证明复审商标在指定期间内在指定商品上进行了商标法意义上的商业使用。商标的使用是指商标的商业使用,包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上,或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。同时,商标使用的证据包括商标所有人的使用证据、商标被许可人的使用证据以及他人未违背商标所有人意志的使用证据。

本案中,虽然被申请人宝马股份公司提供了一系列“宝马”的知名度证据甚至相关商标的认驰记录等,但商标使用是要求商标在核定使用的商品上使用,被申请人提供的相关证据甚至服饰专卖店的网络照片等均不足以证明“宝马”在第25类服装等商品上有使用。但被申请人提供的证据9及证据11宝马与彪马联名鞋款的产品、合同、授权许可协议等却在关键时刻有效的证明了复审商标在“鞋”商品上的使用,可以视为商标法意义上的使用,最终维持了复审商标的有效性。

值得一提的是,本案申请人曾于2019年1月11日对复审商标提出撤三申请,商标局作出全部撤销的裁定后被申请人提起行政诉讼,法院判决撤销被诉决定,责令商标局重新作出裁定。最终国知局重新审理后于2022年3月30日作出全部维持的裁定。抛开申请人反复提起撤三的恶意不谈,更加说明了商标授权许可商品取得联名销售的相关使用证据在撤三案件中会被予以认可。

三、典型意义

联名是一种当今社会常见的一种商业活动,在不同领域享有一定知名度的企业互相联名、跨境合作,可以产生意想不到的营销效果。商标连续三年不使用撤销制度的立法目的是为了鼓励和督促商标注册人积极使用商标,发挥商标在市场中区分商品或服务来源的作用。本案中,宝马公司“宝马”商标的核心类别与其主营的汽车等商品相关,在可能不太涉及到的其他领域(如服装等),及时授权联名甚至补充签订授权许可合同,可以在关键时刻维持相关商标的有效性,在一定程度上避免商标失效后可能遭遇的恶意抢注行为。另外合法合理的品牌联名、跨境合作,也能促进品牌在不同领域消费者之间的扩散和传播,在一定程度上提高了商标及企业的影响力。

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