商标合规使用之赠品上的商标使用
2023-7-24 张琴
商标合规使用的问题一直是困扰众多企业的终极问题。不少企业出于防御的目的，申请注册了众多商标，建立所谓的“护城河”，但其中很多类别甚至是与企业实际经营业务毫无关联的，由此也衍生了商标注册后如何有效的使用从而真正达成防御目的的终极问题。
在2021年6月发布的《商标审查审理标准（征求意见稿）》中，曾经规定过“以下情形，不被视为商标法意义上的商标使用：……（3）仅作为赠品使用；……”，但在正式公布的《商标审查审理指南》（2022年1月1日生效）中，关于赠品的上述语句被删除了。这一变化为我们如何有效解决商标使用问题提供了一个思路：在赠品上使用商标。
“赠品”与一般商品最大的不同，就在于是否以金钱作为对价。笔者认为“赠品”也可称之为“无销售行为”的商品。但赠品也是商品，商业赠送本质上也属于商业活动。商标的使用不限于以金钱为对价的交易行为中，多份涉及侵犯商标权的判决以及商标局的撤三评议中都认定，在商品促销赠送活动中，虽不产生支付对价，但仍属于一种纯粹的商业行为，可能被认定为销售的一种特殊形式，也可能被认定为一种商业宣传行为。因此，在赠送商品上使用商标，构成商标法中的使用。
那么，商标权利人或其被许可人在赠品上使用了商标，在被撤三案件中就一定高枕无忧了？答案是未必，这里需要分情况讨论：
情形一：赠品是商标权利人自己生产的商品或委托第三方生产或者是向第三方采购（采购商品本身没有其他商标）的贴标商品，商标权利人在售卖主营产品时搭赠带有商标的赠品，比如商标权利人为化妆品企业，其在销售化妆品时搭赠了化妆刷，作为赠品的化妆刷上使用了权利人的商标，这种情况下，权利人的商业行为表现方式是赠送，但其是与其他商业活动结合在一起的，这种搭赠构成使用，可以防御撤三。
在“Alpine及图”商标案[1]中，大汉乐器公司销售带有诉争商标的乐器，同时搭配了乐器箱包，且该乐器箱包上使用了诉争商标。北京高院认定，大汉乐器公司提交的证据可以证明，其在指定期间实际销售了乐器，同时其销售的乐器搭配了乐器箱包，且该乐器箱包上使用了诉争商标。通常情况下销售乐器搭配的乐器箱包不属于赠品，况且在销售商品上即便有赠品也是一种商业行为。无论在销售乐器时搭配的乐器箱包构成赠送行为，还是构成销售行为，在销售乐器时搭配的乐器箱包上使用诉争商标的行为都构成对诉争商标的商业使用行为。因此，现有证据可以证明诉争商标于指定期间内在乐器箱包商品上进行了公开、真实、有效的商业使用。
情形二：赠品是商标权利人采购的第三方品牌产品（产品本身带有第三方商标），商标权利人自行贴附了自己的商标，在售卖主营产品时搭赠这一赠品。在未经该品牌所有的第三方许可的情况下，不一定构成有效使用。需要注意的是，这种情况确实是构成商标使用，但是因为未经第三方许可的情况下会侵害第三方的商标权，属于侵权使用，违法使用不能产生合法效果。而且，在这种情况下，尤其是当赠品本身自有商标品牌就具有一定知名度的情况下，识别商品来源的究竟是商标权利人的商标还是第三方的商标也未可知。
这一情况在“开心人大药房”商标案[2]中得到了诠释：开心人大药房以意图作为赠品为由，购买了雕牌、立白洗洁精等去污商品，并要求供货方将诉争商标贴附于上述商品包装之上，北京高院认为开心人大药房虽然把诉争商标贴印在雕牌、立白洗洁精等去污商品上作为赠品发放，但受赠者仍可清晰辨别开心人大药房并非赠品的生产者，开心人大药房的此种使用行为无法区分商品来源。最终，认定该使用行为不能维持诉中商标的使用。
综上，我们可以知道，商标使用在赠品上是否属于商标法意义上的使用，究其根本还是要看赠品上的商标是否起到了“区别商品/服务来源”的作用，即便赠品没有对价也不产生利润，但只要消费者可以凭借赠品上所使用的商标清楚地知道该赠品指向的商品或服务的提供者，那么商标使用在赠品上就构成商标法意义上的使用。
因此，企业在赠品上使用商标时，一定要考虑商标产源识别的功能，从而真正有效解决商标合规使用的问题。
[1] （2018）京行终6043号 [2] （2016）京行终131号