根据专利法第二十二条第一款的规定,授予专利权的发明和实用新型应当具备新颖性、创造性和实用性。发明的创造性,是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。
其中,在判断发明是否具有突出的实质性特点时,审查员通常基于三步法进行确定,该三步法包括:
(1)确定最接近的现有技术
(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题
(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见
针对该种方法下发的关于创造性的审查意见,考虑第(1)步的争辩空间较小,代理师通常针对第(2)步和第(3)步进行辩驳,以期论证存在区别特征且发明具有非显而易见性。
其中,存在区别特征通常可以基于技术方案的记载以及技术方案的内在含义进行确定,本文在此不过多论述。针对发明是否具有非显而易见性,笔者认为,可以从以下方面进行论述:
1、论述本发明与现有技术之间存在的思路上的差距
可以理解的是,不同的技术方案对应有不同的技术逻辑。相应的,现有技术的技术逻辑通常与本发明的技术逻辑不同。如技术问题不同,对应的技术目的必然不同;若技术问题相同,技术特征不同,那么,对应的解决技术问题的技术导向必然不同。基于技术逻辑的不同之处,可以从整体的技术逻辑上论述两方案之间思路上的差距,为论述非显而易见性提供基础。
2、确定区别特征所对应的技术问题
在存在区别特征时,进一步体现了本发明与现有技术思路上的不同。基于区别特征,可以得出本发明实际解决的技术问题。在此基础上,可以进一步基于技术问题的区别,论述两方案的不同导向,推导两方案之间不易联想。
3、从区别特征对技术思路的贡献,论述区别特征的非显而易见性
通过论述区别特征对技术思路的贡献,可以强化区别特性与实际解决的技术问题的思路之间的关联,进一步凸显区别特征与现有技术思路之间的差异,体现区别特征的非显而易见性。
基于上述方式,从技术思路的角度对发明的创造性进行争辩,可以有效凸显本发明的非显而易见性,论证本发明的突出的实质性特点。